Questions fréquentes ("FAQs") relatives aux brevets

Questions fréquentes ("FAQs") relatives aux brevets (plutôt brevets américains)

par John Moetteli, M.A., J.D., ingénieur et avocat américain spécialisé en droit de la propriété intellectuelle américaine et internationale
Tél. +4171-230-1000 (Arbon)
e-mail: moetteli@davincipartners.com

Ce FAQ concerne principalement le droit américain et par conséquent intéressera les personnes ayant la possibilité de déposer une demande d'abord aux Etats-Unis.

Note: les clients francophones, notamment suisses, belges et canadiens, peuvent choisir de déposer une demande de brevet aux Etats-Unis d'abord. Ceci offre des avantages considérables, à savoir une meilleure protection et des coûts moindres, conformément à l'article intitulé "US Advantages". Malheureusement, une telle option n'est pas accessible aux clients français.

Nous vous prions de lire cela attentivement. Vous ne devriez pas divulguer des inventions publiquement avant qu'une demande de brevet ne soit déjà déposée. Les idées et les concepts pour de nouvelles affaires ne devraient pas être divulgués publiquement avant que vous n'ayez une raison financière pour le faire et que vous ayez obtenu une protection pour le brevet. (Notez que les nouvelles méthodes d'affaires, réalisables par l'intermédiaire de logiciels informatiques, sont brevetables aux Etats-Unis et, depuis le 31 août 2001, en Europe aussi). Ensuite, des modifications significatives des lois américaines sur le brevet sont entrées récemment en vigueur. Les plus relevantes, parmi celles-ci, sont la publication de votre invention 18 mois après que vous avez déclaré la date prioritaire/priority date, à moins que vous ne déposiez une déclaration selon laquelle votre invention ne serait pas réalisée dans les pays qui requièrent sa publication. Actuellement, il est possible aussi d'obtenir des dédommagements envers quelqu'un qui enfreint la loi pour des infractions antérieures à l'émission de votre brevet, sous certaines conditions.

Ce FAQ concerne principalement le droit américain et par conséquent intéressera les personnes ayant la possibilité de déposer une demande d'abord aux Etats-Unis.

Aussitôt que vous concevez une invention dont vous pensez qu'elle a un potentiel sur le marché, je vous recommande fortement de consulter un praticien du brevet d'invention (un avocat ou un agent). La première consultation est souvent donnée à titre gratuit (sans frais), ainsi vous n'avez rien à perdre. Et du fait que les droits du brevet peuvent être très fragiles, vous avez tout à gagner d'une visite - si vous ne connaissez pas la loi, vous pouvez perdre vos droits - c'est si simple ! Pourquoi ces droits sont-ils fragiles ? Les lois sur les brevets ont des dispositions qui demandent que vous agissiez en vue de défendre vos droits à une protection du brevet d'une manière appropriée.

Un brevet américain est essentiellement un droit que le gouvernement accorde à l'inventeur lui permettant d'« empêcher les autres de faire, utiliser ou vendre l'invention dans la limite des Etats-Unis, ses territoires et ses possessions. Vous pouvez obtenir un brevet sur tout « procédé, appareil ou composition de matière nouveaux et utiles, ou tout perfectionnement nouveau et utile de par la suite. » Toutefois, contrairement à une fausse commune perception, un brevet américain n'accorde pas à l'inventeur un droit de faire ou d'utiliser lui-même l'invention, - il peut le faire seulement s'il n'enfreint pas un brevet encore en vigueur de quelqu'un d'autre.

Le gouvernement américain accorde des brevets pour une période de 20 ans à partir de la date de dépôt (14 ans à partir de la date d'émission pour les brevets de dessins). Le Congrès peut étendre la période seulement dans des circonstances spéciales. Après l'expiration de la période vous perdez votre droit exclusif sur l'invention. N'importe qui peut alors exploiter le produit que vous avez divulgué dans le brevet. En plus, le non payement des taxes de maintien provoquera l'expiration prématurée du brevet.

Peut être breveté « tout procédé, appareil, fabrication ou composition de matériel nouvelle et utile, ou tout perfectionnement nouveau et utile de par la suite. L'invention doit être donc au moins « nouvelle (i.e. novel) » et « utile ». (35 U.S.C. Section 101).

« Nouvelle » signifie que les autres ne doivent pas avoir connu l'invention ou placé l'invention en vue d'une utilisation publique aux Etats-Unis avant que vous ne l'ayez desposée, et que d'autres ne doivent pas avoir déjà breveté ou décrit l'invention dans une publication écrite n'importe où dans le monde, avant le dépôt de la demande de brevet.

De plus, l'invention ne doit pas être « évidente ». Cela signifie que tout changement ou modification que vous réalisez sur tout produit antérieur, ou dessins publiés, ne doit pas être évident pour une personne ayant des compétences normales dans l'industrie ou le commerce, au moment de votre date de dépôt de l'invention.

« Utile » signifie simplement que l'invention a un but utile, fonctionne actuellement et n'est pas frivole ou immorale.

De nouvelles catégories de produits peuvent être brevetées. Par exemple, les logiciels informatiques et les nouvelles méthodes d'affaires impliquant un appareil ou un procédé innovant sont, généralement, brevetables, si les critères ci-dessus sont réunis.

Bien sur, le demandeur/inventeur doit décrire son invention avec suffisamment de détails pour permettre à quelqu'un ayant des compétences normales dans la technique respective de faire et d'utiliser l'invention sans une recherche exagérée.

Posez-vous cette question : « quel est votre but ultime ? » C'est probablement l'un ou plusieurs de ceux qui suivent :

- empêcher les autres d'être capables de breveter ou d'utiliser votre invention

- préserver vos droits pour obtenir la protection du brevet pendant que vous développez l'invention pour des gains financiers

- créer un exemple visible de vos contributions au corps social des connaissances technologiques

- rendre l'invention accessible au public de sorte que d'autres puissent bénéficier librement de votre invention

Identifier vos objectifs est décisif pour déterminer les étapes les plus appropriées que vous devez franchir pour protéger votre invention. Vos objectifs affectent toute votre stratégie. Vos objectifs affectent tout aussi bien les coûts. Par exemple, si votre but premier N'EST PAS de réaliser un gain financier, mais plutôt de divulguer votre technologie au public de manière à ce que d'autres bénéficient de vos efforts, une possibilité est la publication d'un description de l'invention.

De façon compréhensible, bien sur, beaucoup d'entre nous ne sont pas intéressés à réaliser des contributions gratuites pour la société, tout spécialement quand la contribution nous coûte du temps et de l'argent de manière significative. Nous croyons de façon juste que nous méritons des dédommagements et que les autres devraient nous dédommager équitablement pour nos efforts créatifs. Si tel est le cas, atteindre notre but demande un tact et une marche à suivre différente. Ce tact est susceptible d'impliquer le dépôt d'une demande de brevet. Pourquoi ? Celle-ci est la manière dont le Congrès l'a désignée.

C'est vrai, au cas où un praticien prépare pour vous une demande de brevet « parfaitement mûre », cela peut se révéler une perspective très coûteuse (nous allons parler des coûts plus tard).

Vous pouvez déposer une demande de brevet provisoire. Cela représente une alternative, laquelle vous coûte, pour l'essentiel, une période d'un an avant que vous ne deviez payer les taxes habituelles de dépôt et présenter une demande de brevet « parfaitement mûre ». Cela peut être quelque peu cher, à cause de l'autorisation et des exigences perfectionnées d'une demande régulière de brevet. Cela signifie que la demande provisoire devrait être tout juste aussi descriptive qu'une demande régulière. Les demandes ne doivent pas être remplies, mais les praticiens sont d'accord que la meilleure voie à suivre, en rédigeant les spécifications, est de préparer d'abord un brouillon avec les revendications. Donc, le résultat net est qu'il y a très peu de différence dans les coûts de la préparation d'une demande descriptive provisoire approfondie, en comparaison avec une demande complète régulière. En résumé, vous réalisez des économies seulement si dans un période d'un an, dans laquelle la demande provisoire est en cours, vous faites des perfectionnements substantiels sur le plan de l'invention. Si tel est le cas, il est prudent de préparer un brouillon et de déposer une demande régulière mieux corrigée.

Cependant, une autre alternative est de garder votre invention secrète. Cette alternative est d'habitude uniquement une alternative viable à la protection par le brevet dans les cas où votre invention est un procédé qui ne peut pas être travaillé de façon réversible par l'analyse du produit qui en résulte. Si tel est le cas, alors votre défi est de garder le procédé secret. Si vous réussissez, et que personne n'est capable de refaire le procédé, les bénéfices du secret vont vous aider à maintenir un avantage compétitif. En plus, vous ne serez pas limité à la protection pour 20 ans. Trente-cinq ans de protection, ou plus, peuvent être atteints. Garder le secret impliquera normalement de faire signer aux employés et aux fournisseurs des contrats de confidentialité, et mettre en œuvre un système qui aide à s'assurer que les personnes qui ont accès à vos secrets soient conscientes de leur obligation de maintenir le secret. Cependant, il y a le risque qu'un concurrent dépose et obtienne un brevet qu'il puisse faire valoir contre vous (la loi des brevets favorise ceux qui « divulguent » en opposition à ceux qui « cachent et détruisent » des connaissances technologiques). Vous devriez consulter votre spécialiste en propriété intellectuelle pour voir si cela représente une alternative viable pour vous dans votre cas particulier.

Le premier article de la Constitution des Etats-Unis, Section VIII, fournit la base du système des brevets américains. [U.S. Constitution, Article I, Section 8, clause 8]. Dans cet article, les Pères Fondateurs ont accordé au Congrès la puissance de former un système « pour promouvoir le progrès de la Science et des techniques utiles en défendant, pour des périodes limitées, aux auteurs et inventeurs, le droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectifs. » [Id]. Environ un siècle après que les Pères Fondateurs aient esquissé la Constitution, Abraham Lincoln exprima son soutien au système de brevets quand il déclara que « le système des brevetsÉ ajoute le combustible d'intérêt au feu du génie, dans la découverte de choses nouvelles et utiles.»

Clairement, l'objectif du système des brevets, depuis ses débuts, était de donner aux inventeurs et à leurs employés l'impulsion de créer et de financer le développement de technologies nouvelles et utiles. Les lois des brevets ont réalisé cela en offrant à l'inventeur ou à l'employé une certaine assurance qu'il allait être capable de couvrir les coûts du développement liés à la technologie et, tout aussi bien, de recevoir un certain dédommagement pour ses efforts. Le stimulant que le gouvernement a choisi d'offrir a été l'octroi d'un droit exclusif pour se protéger contre la réalisation, l'usage ou la vente, par les autres, de l'invention, pour une période de quelques années, suffisante pour permettre le recouvrement de ces coûts et, si tout allait bien, d'apporter en retour un profit. En échange de cette offre exclusive de ces droits monopolistiques, vous, l'inventeur, devez fournir au public une divulgation complète mise par écrit et graphique de votre invention, suffisante pour permettre à une personne, ayant des compétences ordinaires dans le domaine de l'invention, de faire et d'utiliser l'invention.

Pensez un brevet comme une part d'un accord bilatéral avec le Gouvernement, un accord par lequel les deux parties ont des bénéfices, si les conditions sont honorées. Si vous n'honorez pas les conditions, il se peut qu'une instance compétente déclare votre brevet invalide. Ne pas divulguer « la meilleure façon » (la meilleure description de votre invention), au moment du dépôt de votre demande de brevet, est une violation des clauses de l'accord et cette violation, comme telle, compromet votre brevet.

Les lois du brevet permettent à l'Office des Brevets de décerner des brevets seulement au véritable inventeur ou aux véritables inventeurs. Si vous êtes un investisseur, vous ne pouvez pas déposer une demande de brevet comme inventeur, tant que vous n'êtes pas l'inventeur ou le co-inventeur de l'invention (l'auteur de la demande de brevet ayant défini l'invention dans au moins une clause de la demande de brevet). En plus, vous ne pouvez pas obtenir un brevet pour une simple idée, conception ou suggestion. Par conséquent, même si vous, comme investisseur, vous fournissez l'idée de base ou vous identifiez le besoin auquel l'invention doit répondre, et ensuite vous financez le développement de l'invention par d'autres, les lois des brevets ne vous donnent pas le droit d'être appelé inventeur. Vous, l'investisseur, vous pouvez tout de même garder l'entière propriété des droits de brevet, par un transfère du droit de propriété, et ainsi bénéficier des revenus futurs du brevet, à l'exclusion des véritables inventeurs.

Les faits suivants vous disqualifient en ce qui concerne l'aptitude à recevoir un brevet américain pour votre invention.

1.quand le public connaît l'invention ou quand elle a été utilisée publiquement aux Etats-Unis, avant votre dépôt d'une demande de brevet américain. ;

2.quand un gouvernement étranger vous garantit un brevet étranger pour une demande comprenant la même invention que vous avez déposée plus d'une année avant de déposer votre demande de brevet américain ;

3.quand quelqu'un publie un article n'importe où dans le monde, divulguant les caractéristiques de l'invention avant que vous ayez déposé votre demande de brevet. ;

4.quand vous avez abandonné l'invention, ou lorsque vous la « supprimez ou la cachez » et

5.quand ce n'est pas vous-même qui aviez inventé le sujet pour lequel vous demandez un brevet.

Beaucoup de pays étrangers arrêtent l'émission d'un brevet si quelqu'un a utilisé ou divulgué l'invention pendant une période quelconque avant le dépôt d'une demande de brevet dans le pays étranger en question. En d'autres termes, beaucoup de pays étrangers ne prévoient pas une période de grâce d'une année, comme le fait le système des brevets américains. Cependant, si vous déposez une demande pour un brevet américain avant de faire quelque chose qui mette un obstacle à l'obtention d'un brevet dans des pays étrangers, alors, dans certains traités internationaux, des pays étrangers vont considérer votre date de dépôt aux Etats-Unis comme si c'était la date de dépôt à l'étranger, vous permettant ainsi d' « antidater » (i.e. predate) des activités qui autrement auraient constitué un obstacle (Voir la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle).

Vous devriez chercher des brevets antérieurs et des publications à la première occasion favorable. Les praticiens se réfèrent à cela comme à une recherche de la « nouveauté ». La première raison est d'éviter l'inutilité et les coûts du dépôt d'une demande de brevet pour une invention que quelqu'un d'autre a déjà breveté. En plus, une recherche diminue les chances que vous n'empiétiez par inadvertance sur le brevet de quelqu'un d'autre (notez qu'une recherche sur la « nouveauté » n'est pas une recherche sur l'empiètement - une recherche sur l'empiètement est quelque chose de complètement différent, coûtant partout de plusieurs centaines à des dizaines et dizaines de milliers de dollars). Une autre raison pour la recherche est d'obtenir des informations sur l'état de la technique du domaine de l'invention, que vous pouvez utiliser pour améliorer l'invention et agrandir son potentiel sur le marché (pourvu, bien sûr, que vous n'empiétiez pas le brevet de quelqu'un d'autre !)

Si vous travaillez pour une compagnie impliquée dans un projet intensif de recherche et de développement, cette recherche peut sauver du temps et de l'argent en évitant un effort gaspillé pour « réinventer la roue ». Il y a là d'innombrables exemples de situations dans lesquelles des compagnies auraient pu économiser des millions de dollars dans des coûts de recherche et de développement qui n'étaient pas nécessaires, simplement en utilisant l'avantage des premiers objectifs du système des brevets, ceux d'être une ressource de connaissances techniques relativement à jour.

En plus, vous pouvez utiliser certaines informations de brevets de techniques antérieures, trouvées pendant votre recherche de brevet, pour vous aider à localiser des compagnies intéressées à breveter votre brevet. [Le terme « technique antérieure » signifie tout simplement la technologie relevante telle qu'elle existait en dehors de votre invention, à peine avant votre dépôt pour la protection du brevet.] Sur la première page du brevet publié, directement à côté des noms des inventeurs (Voir dans les Annexes, le document A), le Patent Office imprime les noms et les adresses des compagnies auxquelles les inventeurs avaient donné la licence sur leurs brevets.

Vous pouvez choisir d'entreprendre vous-mêmes la recherche préliminaire de brevets, ou bien vous pouvez engager un professionnel des brevets ou demander à un professionnel d'entreprendre la recherche pour vous.

Même si j'ai recommandé que vous engagiez un professionnel pour parfaire la recherche de brevet, je recommande aussi de faire vous-mêmes une recherche « étude » de brevets. Une recherche étude est une recherche de brevet préliminaire et peu chère que vous effectuez avant votre première rencontre avec un praticien de brevets. Si les résultats sont en votre faveur, cela va vous donner l'assurance que votre investissement de 1200 $ à 3000 $ dans une recherche professionnelle et une opinion sur la possibilité de breveter votre invention sera profitable. En plus, une recherche « étude » vous aide à vous former de l'état de la technique dans le champ de votre invention. (plus à ce sujet ci-dessous).

Les fabricants et les marchands de produits utilisent souvent les termes « Brevet en cours » et « Demandé pour brevet » pour informer le public qu'une demande pour un brevet est en dépôt au Patent Office. [La loi impose une amende à ceux qui utilisent faussement ces termes]. Pour la période durant laquelle votre brevet est en cours, le Patent Office tient votre demande de brevet dans un strict secret ». Ce qui doit cependant vous surprendre est qu'ayant un brevet en cours ne donne aucune protection formelle contre les violations. En tout cas, lorsqu'un brevet est en cours, du fait que le potentiel pour ses garanties existe et parce que le contenu de la demande est tenu secret, cela rend plus difficile pour un compétiteur de faire de mauvais plans concernant votre brevet. Dans certains cas, la seule menace que votre demande peut proférer peut être suffisante pour détourner un possible compétiteur d'enfreindre votre brevet, parce que si votre brevet est accordé et un tribunal décide que votre compétiteur enfreint votre brevet, il peut être obligé d'arrêter complètement la production de son produit - une sentence de mort lorsque sa première source de revenus dérive de la fabrication du produit transgressé.

Obtenir le statut de « Brevet en cours » est assez facile. Tout ce que vous devez faire est déposer une demande provisoire de brevet et payer une taxe de dépôt d'environ 130.00 $ (pour une petite entité).

Lorsque des cessions, des conventions d'emploi, des coauteurs, ou possibles coauteurs sont impliqués, vous devriez attirer aussitôt l'attention de votre praticien. Si vous omettez un inventeur que vous auriez du reconnaître comme un coauteur, ce dernier peut faire objection à votre demande de brevet. Si celui qui soulève l'objection peut prouver une mauvaise foi dans votre omission, il pourrait invalider votre brevet.

Il faut comprendre que le fait d'avoir dû mentionner quelqu'un d'autre comme coauteur dans votre demande de brevet ne signifie pas que les lois du brevet demandent que cette personne partage, dans le futur, les revenus de votre brevet. En fait, un coauteur peut, par contrat, exclure tous ses droits d'invention. Toutefois, s'il ne retient aucun intérêt, même pas un pour cent, il a un droit de protéger cet intérêt en concluant des contrats de licence avec les fabricants, ou en exploitant lui-même l'invention. En fait, tant qu'il n'est pas statué autrement dans un contrat, il peut acquérir une telle licence sans votre permission.

Si vous avez signé un contrat de travail dans lequel vous avez au préalable cédé à votre employeur tous les droits dans les inventions liées au travail, vous ne pouvez avoir aucun droit à l'invention. Dans de tels cas, vous devriez premièrement obtenir une dispense écrite ou une décharge avant de dépenser de l'argent pour une demande de brevet.

Il y a trois types différents de brevets : brevets d'utilité, brevets de dessin et brevets de plantes.

Le Patent Office garantit des brevets d'utilité à « toute personne qui invente ou découvre tout procédé, machine, fabrication ou composé de matières nouveaux et utiles, ou toute amélioration nouvelle et utile.

Le terme « procédé » signifie un procédé ou une méthode ; vous pouvez breveter des nouveaux procédés ou méthodes industrielles ou techniques. Le terme « fabrication » se réfère à des articles fabriqués. « Composé de matières » se réfère à des compositions chimiques, et peut inclure des mélanges d'ingrédients, tant que des composés chimiques.

Le Patent Office garantit des brevets de dessins à toute personne qui invente un dessin nouveau, original et ornemental pour un produit de fabrication. Les lois des brevets protègent l'apparence du produit, et non pas sa fonction (pour cette raison, cherchez une protection par le brevet seulement quand les caractéristiques ornementales de votre invention sont uniques et ont une valeur commerciale).

Le Patent Office garantit des brevets de plantes à toute personne qui a inventé ou découvert et reproduit de façon asexuée toute variété distincte et nouvelle de plante, en incluant des « sports » cultivés, des mutants, des hybrides et des jeunes plantes nouvellement trouvées, autres qu'une plante reproduite par tubercule ou une plante trouvée dans un état non cultivé.