Extrait de :

Les Services Financiers Utilisant De Nouvelles Méthodes Commerciales Rendues Possibles Grâce à Des Logiciels Sont Désormais Brevetables Aux Etats-Unis - Avec Des Effets Extra-Territoriaux

Publié dans le numéro du mois de mai du Journal of World Intellectual Property

Par John B. Moetteli, avocat américain de Da Vinci Partners, © 1999

Effets extra-territoriaux :

On peut se demander à juste titre à quoi peut bien servir la possession d'un brevet américain lorsque son entreprise n'est pas située aux Etats-Unis. En premier lieu, la possession d'un brevet américain permet au titulaire d'empâcher la vente du produit aux Etats-Unis, qui représentent une part de marché considérable pour presque toutes les entreprises internationales. Cette vente constituerait une infraction conformément à l'article 271 (a)-(c) du titre 35 de l'U.S.C. En d'autres termes, si le brevet comprend des revendications sur un ordinateur codé avec un logiciel, alors l'importation ou la vente ou simplement l'offre de vente de cet ordinateur avec le logiciel par un tiers non autorisé aux Etats-Unis constituerait une contrefaçon du brevet. Si le brevet comprend des revendications écrites pour une méthode encodée sur un support lisible par un ordinateur, alors le titulaire du brevet pourrait empâcher l'importation non autorisée aux Etats-Unis du programme stocké sur disquette par exemple. Si l'invention est un procédé ou une méthode, le titulaire du brevet peut empâcher la pratique du procédé revendiqué aux Etats-Unis.

Cela signifie que les concurrents américains du titulaire du brevet pourraient se voir refuser le droit de mettre en oeuvre l'invention, ce qui donnerait au titulaire du brevet un avantage comparatif à la mesure du droit exclusif de mettre en oeuvre les avantages techniques de l'invention protégée. De plus, ne pas pouvoir accéder au marché américain peut donner de facto une protection internationale dans la mesure où des économies d'échelle, ou n'importe quel autre facteur commercial tel que l'implantation des principaux clients aux Etats-Unis, jouent un rôle important ou de censure dans la décision du concurrent relative au déploiement d'un système similaire.

Concernant les procédés brevetés, l'article 271 (g) du titre 35 de l'U.S.C. établit ce qui suit :

Toute personne non autorisée qui importe aux Etats-Unis ou propose à la vente, vend ou utilise sur le territoire des Etats-Unis un produit fabriqué selon un procédé breveté aux Etats-Unis sera considérée comme contrefacteur si l'importation, l'offre à la vente, la vente ou l'utilisation du produit a lieu pendant la durée du brevet portant sur ce procédéÉ

Cela signifie que la protection du procédé par un brevet est extra-territoriale dans le sens où tout ce qui est créé par le procédé breveté ne peut pas âtre utilisé ou vendu aux Etats-Unis. Ainsi, en ayant les droits attestés par un titre de propriété sur un brevet américain, on peut interdire l'accès au marché américain de l'information qui est le résultat final (c'est-à-dire le produit) d'une méthode brevetée de commercialisation. Par exemple, si Signature avait réussi à faire breveter le système HUB AND SPOKE¨, il pourrait interdire l'accès aux sociétés américaines d'investissements à capital variable ou à leurs clients des produits de ce procédé de toutes origines à l'exclusion des siennes. Si l'on considère Internet comme un moyen de diffuser des informations qui sont le "produit" d'une revendication sur un procédé ou une méthode, alors, étant donné la question jusqu'à présent sans réponse de savoir si offrir des informations sur Internet à partir d'un serveur extérieur aux Etats-Unis est une contrefaçon d'un brevet américain, cette diffusion par toute personne autre que le titulaire du brevet constitue un comportement risqué. Ainsi, seul le titulaire du brevet peut diffuser le "produit" de la méthode brevetée sans risque.

Lors d'une récente conférence européenne à laquelle ont assisté des professionnels des brevets, un spécialiste a fait part d'une stratégie de rédaction des revendications pour protéger un logiciel destiné à âtre utilisé sur Internet qui va produire des effets extra-territoriaux considérables pour les brevets nationaux. Si elle est adoptée aux Etats-Unis, cette stratégie interdira essentiellement la mise en Ïuvre et l'utilisation par un tiers non autorisé de logiciels sur Internet brevetés aux Etats-Unis, sauf dans le cas où le tiers prend des mesures pour en empâcher l'accès aux utilisateurs américains. Cette stratégie est mise en Ïuvre en obtenant une revendication de brevet qui fournit une protection pour un signal codé avec le nouveau logiciel. Cette suggestion a reçu l'approbation contemporaine de M. Anton Holzwarth, directeur à l'Office européen des brevets qui a déclaré en outre que le mot "support", lorsque celui-ci était utilisé dans une revendication, devait âtre interprété au sens large pour inclure un signal le cas échéant. Ainsi, si un signal portant le programme informatique est transmis aux Etats-Unis et qu'un brevet en cours de validité sur le logiciel mentionnant une revendication sur "un signal codé avec le programme informatiqueÉ" a été obtenu, le titulaire du brevet ou de la licence exclusive peut entreprendre des poursuites pour contrefaçon aux Etats-Unis. Adopter une défense indiquant que le contrefacteur n'a aucun moyen de contrôler l'accès au programme depuis des pays dans lesquels le logiciel est breveté ne sera pas recevable car de nombreux réseaux semi-privés sur Internet fournissent à leurs utilisateurs la possibilité de refuser l'accès à des utilisateurs qui tentent d'accéder au programme depuis des pays choisis.

En outre, l'article 271 (b) du titre 35 de l'U.S.C. précise que toute personne qui « incite activement à la contrefaçon d'un brevet sera tenue pour contrefacteur ». Rien n'est indiqué sur le fait que cette personne se trouve nécessairement à l'intérieur des frontières territoriales des Etats-Unis au moment où a lieu cette incitation. Cela signifie que le directeur d'une banque qui téléphone à quelqu'un quelque part dans le monde pour inciter ou pousser une autre personne à violer le brevet peut également âtre jugé comme contrefacteur. Cela signifie également que si un « signal » partiel est envoyé aux Etats-Unis, et qui, lorsque combiné avec un signal généré par un utilisateur aux Etats-Unis, reproduit le signal du logiciel protégé (tel que décrit dans le paragraphe précédent), la partie envoyant le signal partiel peut âtre tenue pour responsable de contrefaçon.

Ainsi, dans un système financier global, âtre capable de pratiquer l'invention à l'exclusion des concurrents américains peut représenter un avantage comparatif important pour le titulaire du brevet, qu'il soit implanté aux Etats-Unis ou à l'étranger.

F. Conclusions et conséquences :

On ne peut ignorer les effets extra-territoriaux des brevets américains dans un environnement commercial global, en particulier dans l'environnement global d'Internet. Ainsi, il faut effectuer une recherche de brevet de logiciel américain avant de se lancer dans un projet de développement de logiciel à long terme ou nécessitant un grand investissement. En outre, la protection du brevet américain doit âtre recherchée pour toute technologie qui pourrait offrir au titulaire du brevet un avantage comparatif global. De plus, dans le cas rare où le marché américain n'aurait pas d'intérât, bien que la mise en Ïuvre d'une méthode brevetée par une autre personne aux Etats-Unis sur une part d'Internet ait un intérât, il faudrait prendre en considération le blocage de l'accès au produit de l'information de la méthode à ceux qui tenteraient d'y accéder depuis les Etats-Unis ou tout autre pays dans lesquels d'autres ont obtenu une protection par brevet.

En résumé, les nouvelles méthodes commerciales rendues possibles grâce à des logiciels sont brevetables aux Etats-Unis. Diriger une entreprise dans un environnement global offre désormais de nouvelles opportunités et de nouvelles parts de marché potentielles. Outre la surveillance des mouvements de la concurrence sur les marchés, il faut désormais surveiller les activités de la concurrence auprès de l'Office américain des brevets et marques. De plus, il est prudent de prévoir par anticipation l'éventualité de la menace de poursuites pour contrefaçon d'un brevet en identifiant les technologies brevetables avec lesquelles un portefeuille de brevets peut âtre développé. Détenir un portefeuille de brevets vous donnera la monnaie d'échange avec laquelle négocier avec d'autres qui, sinon, pourraient tenter de neutraliser vos activités commerciales vitales par la menace de poursuites pour contrefaçon de brevet.

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